Domande e Risposte sui Marchi

La registrazione non è obbligatoria, ma è il modo più efficace per ottenere una tutela piena e facilmente dimostrabile del proprio segno distintivo. I principali vantaggi sono:

• Diritto esclusivo di utilizzare il marchio per i prodotti e i servizi indicati nella registrazione e di vietarne l’uso a terzi non autorizzati.
• Presunzione di validità e data certa di decorrenza dei diritti (data di deposito).
• Possibilità di agire in via amministrativa (opposizione) e giudiziaria contro marchi identici o confondibili successivi.
• Facoltà di usare il simbolo ® (dopo la registrazione) per comunicare al mercato che il segno è protetto.
• Valorizzazione economica: il marchio può essere concesso in licenza, ceduto o usato come garanzia.
• Base solida per estendere la protezione all’estero (Unione Europea e sistema internazionale di Madrid) rivendicando la priorità.

Sì, è fortemente consigliata e rappresenta uno dei passaggi più importanti prima di depositare.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) non svolge un esame sistematico e approfondito della novità rispetto a tutti i marchi anteriori. Di conseguenza, depositare senza ricerca espone a rischi concreti:

• opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore;
• rigetto o nullità successiva della registrazione;
• azioni legali e costi elevati per cambiare nome/logo o ritirare prodotti già immessi sul mercato.

La ricerca deve riguardare non solo i marchi identici, ma anche quelli simili (foneticamente, graficamente o concettualmente) per prodotti o servizi identici o affini. Le principali banche dati da consultare sono:

• Banca dati UIBM (marchi nazionali italiani)
• eSearch plus / TMview (EUIPO – marchi dell’Unione Europea)
• WIPO Global Brand Database / Madrid Monitor (marchi internazionali)

Può registrare un marchio chiunque abbia interesse a utilizzarlo per distinguere i propri prodotti o servizi:

• persone fisiche (imprenditori individuali, professionisti, titolari di attività);
• persone giuridiche (società di capitali, di persone, cooperative);
• enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti collettivi.

Non è necessario essere residenti o stabiliti in Italia. I soggetti stranieri possono depositare, eventualmente nominando un rappresentante o mandatario in Italia.

Non è richiesto, al momento del deposito, di dimostrare l’uso attuale del marchio né un’intenzione formale di uso. L’obbligo di uso effettivo scatta dopo la registrazione (vedi punto sulla decadenza per non uso).

Per essere validamente registrato, un segno deve possedere i seguenti requisiti fondamentali:

• Capacità distintiva: deve essere idoneo a distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di altre.
• Novità: non deve essere identico o confondibile con marchi anteriori (registrati o notori) per prodotti/servizi identici o affini.
• Liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume, né ingannevole.

Impedimenti assoluti (rilevabili d’ufficio dall’UIBM) – il segno non può essere registrato se:

• è privo di capacità distintiva;
• è costituito esclusivamente da termini generici, descrittivi o di uso comune nel commercio (es. “Pane” per prodotti da forno);
• consiste nella forma dettata dalla natura del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o che dà un valore sostanziale al prodotto;
• è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
• è idoneo a ingannare il pubblico sulla natura, qualità o provenienza geografica dei prodotti/servizi;
• riproduce stemmi, bandiere, emblemi ufficiali o segni di interesse pubblico (salvo autorizzazione);
• è costituito da indicazioni geografiche protette o da termini di uso comune che devono restare liberi.

Impedimenti relativi (fatti valere dai titolari di diritti anteriori, principalmente tramite opposizione):

• identità o confondibilità con un marchio anteriore registrato o depositato per prodotti/servizi identici o affini;
• conflitto con un marchio notorio (anche non registrato) o con altri diritti anteriori (nome, ditta, insegna, diritto d’autore, ecc.);
• deposito effettuato in malafede o da agente/rappresentante senza il consenso del titolare.

Sì. Grazie alla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, chi ha depositato una domanda di marchio in un Paese membro può rivendicare il diritto di priorità per depositi successivi effettuati in altri Paesi o sistemi regionali/internazionali.

Il termine per rivendicare la priorità è di sei mesi dalla data del primo deposito.

• Un deposito italiano può fungere da base di priorità per una domanda di marchio dell’Unione Europea (EUIPO) o per una registrazione internazionale (Sistema di Madrid – WIPO).
• Allo stesso modo, un deposito estero o europeo può essere usato come priorità per un successivo deposito italiano.

La rivendicazione della priorità fa sì che la data rilevante ai fini della novità sia quella del primo deposito, e non quella del deposito successivo. Questo è particolarmente utile per “bloccare” la data rispetto a depositi di terzi intercorsi nel frattempo.

La registrazione di un marchio italiano ha una durata di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. È rinnovabile senza limiti per ulteriori periodi decennali.

Modalità e termini:

• La domanda di rinnovo può essere presentata nei 12 mesi precedenti la scadenza.
• È ancora possibile rinnovare entro i 6 mesi successivi alla scadenza, pagando una sovrattassa.
• Dopo i 6 mesi di grazia il marchio decade definitivamente e il segno torna disponibile.

Il rinnovo si effettua presentando l’apposito modulo (o tramite procedura telematica) e versando le relative tasse. L’UIBM non invia avvisi di scadenza: è responsabilità del titolare (o del professionista che lo assiste) monitorare le scadenze.

La legge consente di registrare diverse tipologie di segni, purché rappresentabili in modo chiaro e preciso nel registro. Le principali sono:

• Marchio denominativo: costituito da parole, lettere, numeri o combinazioni di questi (es. un nome di brand).
• Marchio figurativo: immagini, loghi, disegni, simboli grafici senza elementi testuali.
• Marchio misto (o complesso): combinazione di elementi denominativi e figurativi.
• Marchio di forma (tridimensionale): la forma del prodotto o del suo imballaggio, se ha capacità distintiva.
• Marchio di colore: un colore o una combinazione di colori in sé (con limiti rigorosi di distintività).
• Marchio sonoro: jingle, melodie o suoni rappresentabili graficamente (es. con notazione musicale o spettrogramma).
• Marchio di movimento, olografico, di posizione, a pattern: categorie più recenti ammesse dalla normativa europea e italiana.

Esistono inoltre categorie speciali:

• Marchio collettivo: utilizzato da associazioni o enti per contraddistinguere prodotti/servizi dei propri associati secondo regole comuni.
• Marchio di certificazione: garantisce caratteristiche specifiche (materiale, modo di produzione, qualità, origine, ecc.) dei prodotti/servizi di terzi.

Il marchio registrato deve essere oggetto di uso effettivo nel commercio per i prodotti e i servizi per cui è stato registrato.

Se, trascorsi cinque anni dalla data di registrazione, il marchio non è stato utilizzato in modo genuino (o l’uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni), può essere dichiarato decaduto per non uso su istanza di qualsiasi soggetto interessato.

La decadenza può essere richiesta:

• in via amministrativa presso l’UIBM (procedimento di decadenza);
• in via giudiziaria davanti ai tribunali competenti.

L’uso deve essere reale e non simbolico: pubblicità, fatture, cataloghi, etichette, presenza online datata, campagne promozionali e altri documenti possono costituire prova. È ammesso l’uso con il consenso del titolare (es. da parte di un licenziatario).

Sono previste eccezioni in presenza di giustificati motivi di non uso indipendenti dalla volontà del titolare (es. impedimenti legali o circostanze eccezionali).